【特許】進歩性違反を指摘された場合の対処法その1

1.新規性違反・進歩性違反とは

 特許出願と審査請求とを行ってしばらくすると、新規性違反や進歩性違反の拒絶理由が通知されることがあります。
 新規性違反とは、1つの先行技術文献(本願の出願日前に公開された文献)に本願発明の全ての特徴が開示されている場合に指摘されるものです。
 また、進歩性違反とは、1つの先行技術文献に本願発明の全てが開示されていないが、他の先行技術文献とか設計変更、周知技術などと組み合わせれば、本願発明の全ての特徴を充足する場合に指摘されるものです。
 いずれの指摘も審査官の認定によるもので、①審査官の指摘の妥当性を検討した後でそれが妥当なら、②補正等で本願発明が新規性も進歩性も充足するように対応します。

2.補正後の本願発明について

 以下、①審査官の指摘が妥当な場合において、どのように進歩性を主張するかの一例を示しています。下記の他にも、後知恵や阻害要件などの消極的理由(先行技術文献が不当との主張に近いもの)で意見するなど様々な方法があります。

(1)補正後の本願発明の構成の一部又は全てが先行技術文献に開示されていない(当業者も設計変更等で本願発明に気づかない(想い至らない))と考えられる場合
 一又は複数の先行技術文献をどのように組み合わせても本願発明の構成を見いだせない(全てを揃えられない)から、その時点で新規性も進歩性もあると判断されます。

(2)補正後の本願発明の構成の一部又は全てが先行技術文献に開示されていないが、当業者は設計変更等で本願発明に気づく(想い至る)と考えられる場合
 本願発明の効果の部分で顕著性がある旨主張しましょう。
 本願発明の効果は課題と同義であり、効果の顕著性の大きさは、課題の重要性(予測不可能性)が大きいことと同義となります。
 課題の重要性(予測不可能性)は、本願発明の全ての構成の組み合わせを見出すことの予見性の低さ(困難さ)を示し、よって当業者が本願出願時に公開の一又は複数の先行技術文献を参照したとしても、本願発明に容易に想到できないとの結論を導出することができます。

 実際の実務では、新規性や進歩性の審査基準を参照しながら補正案や意見案を検討しましょう。

※新規性があっても進歩性がないことの意味
 ある一つの文献に基づいても本願発明の構成を充足しないが、当業者が他の先行技術文献や周知技術を総合考慮すれば、本願発明の全ての構成に想到し得る、ということを意味します(当業者とはその技術分野に属する通常の知識を有する者です)。

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